Una de las ventajas del registro de derechos de PI es la posibilidad de crear nuevas fuentes de ingresos, como la transferencia o licencia de derechos de PI.

Transferencia de sus derechos de PI

Esto significa transferir la titularidad de sus derechos de propiedad intelectual o industrial a otra persona o empresa. Como vendedor, no tendrá ningún control sobre el uso que el nuevo propietario haga de los derechos, y no será responsable de ellos.

Licencias de derechos de PI

De este modo, como titular de la propiedad intelectual o industrial (licenciante) autoriza a otra persona o empresa (licenciatario) a utilizar su activo de PI en determinadas condiciones, normalmente a cambio de una remuneración. Un acuerdo de licencia puede formar parte de un contrato más complejo, como un contrato de franquicia o distribución, o ser un contrato independiente, por ejemplo, un acuerdo de licencia de software.

Cuando se trata de franquicias, el titular de la propiedad intelectual (franquiciador) autoriza a otra persona o empresa (franquiciado) a utilizar la marca, el nombre comercial o el sistema empresarial de su marca a cambio de regalías y, a menudo, de un canon inicial.

La franquicia permite una rápida expansión del negocio y la presencia de la marca, así como el acceso al conocimiento del mercado local mientras reduce los requisitos de capital y los riesgos. Por otra parte, el franquiciado se beneficia, por ejemplo, de un modelo de negocio de éxito, de una marca establecida y de los conocimientos técnicos del franquiciador. Entre los sectores de franquicia más populares figuran la alimentación y bebidas y el comercio minorista.

Para garantizar la integridad y el buen funcionamiento del sistema de franquicia, minimizando al mismo tiempo los posibles conflictos, es fundamental gestionar y abordar todas las cuestiones de propiedad intelectual o industrial pertinentes en un contrato de franquicia. Algunos Estados miembros de la UE han promulgado leyes y reglamentos específicos en materia de franquicias (por ejemplo, Italia, Lituania y Países Bajos), mientras que en otros la franquicia se rige por las normas generales del Derecho civil y contractual.

Consideraciones contractuales

Tanto en los casos de transferencia (venta) como de concesión de licencias, es esencial abordar los siguientes aspectos clave del contrato.

• Identificación de las partes implicadas: nombres y datos de las partes contratantes.
• Descripción clara: una descripción completa y detallada del derecho de PI, sin referencia a registros externos.
• Tasas y condiciones de pago: importe de la tasa, plazos de pago y forma de pago (moneda, formulario, etc.).
• Garantías y responsabilidades: las responsabilidades de ambas partes en caso de incumplimiento del contrato, incluida la responsabilidad del vendedor o licenciante en caso de defectos legales del derecho de PI vendido o licenciado.
• Confidencialidad: si las partes deben mantener la confidencialidad de cierta información sobre el derecho de PI o los términos del contrato .
• Ley aplicable y resolución de litigios: la ley aplicable en caso de un posible litigio y el método elegido para la resolución de litigios (por ejemplo, jurisdicción judicial, resolución alternativa de litigios).

En el caso de un acuerdo de licencia, también deben abordarse las siguientes cuestiones.

• Alcance de la licencia: definir claramente cómo y dónde está autorizado el licenciatario a utilizar el activo de PI (por ejemplo, el licenciatario está autorizado a exhibir la marca en su sitio web y a colocarla en sus productos; el licenciatario está autorizado a utilizar la marca dentro del territorio de la UE).
• Plazo de la licencia: especificar la duración de la autorización del licenciatario para utilizar el activo de PI (por ejemplo, 1 año).
• Cálculo del canon de licencia: determinar si el canon es fijo o depende de factores como los ingresos o el volumen de uso (regalías).
• Indemnización: determinar quién es responsable de las posibles reclamaciones de terceros por el uso del derecho de propiedad intelectual concedido bajo licencia.
• Derechos del licenciante durante el periodo de vigencia de la licencia: abordar si el licenciante puede seguir utilizando el activo de PI durante el plazo de la licencia.
• Posibilidad de conceder sublicencias: aclarar si el licenciatario puede sublicenciar el derecho de propiedad intelectual a terceros.

Es aconsejable recurrir a la experiencia de un profesional de la propiedad intelectual o industrial para que le ayude a redactar y negociar un acuerdo de venta o licencia, garantizando la protección de sus derechos e intereses. También merece la pena consultar a un experto en valoración de la PI antes de suscribir dichos acuerdos para determinar el valor de los activos de propiedad intelectual. Esto puede ayudarle en las negociaciones de honorarios, garantizando que los honorarios que recibe o paga son justos y adecuados.

Enlace útil:

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