Tra i vantaggi della registrazione della PI vi è la possibilità di creare nuovi flussi di reddito, ad esempio mediante il trasferimento o la concessione in licenza dei diritti di PI.

Trasferimento dei diritti di PI

Con questo termine si indica il trasferimento della titolarità dei diritti di PI a un’altra persona o società. Il venditore non ha alcun controllo sull’uso dei diritti da parte del nuovo titolare e non ne è responsabile.

Concessione in licenza dei diritti di PI

In qualità di detentore della PI (licenziante), autorizzi un’altra persona o azienda (licenziatario) a utilizzare la tua risorsa di PI sotto condizioni specifiche, generalmente in cambio di un compenso. Un contratto di licenza può far parte di un contratto più complesso, come un contratto di franchising o di distribuzione, o costituire un contratto separato, ad esempio un contratto di licenza software.

Quando si parla di franchising, il titolare della PI (affiliante) autorizza un’altra persona o azienda (affiliato) a utilizzare il marchio, il nome commerciale o il sistema aziendale in cambio di royalty e spesso di una commissione iniziale.

Il franchising consente una rapida espansione del business e della presenza del brand, nonché la conoscenza del mercato locale, riducendo al contempo i requisiti di capitale e i rischi. D’altro canto, l’affiliato trae vantaggio da un modello di business di successo, da un brand affermato e dal know-how dell’affiliante. I settori di franchising più popolari sono quelli della ristorazione e della vendita al dettaglio.

Per garantire l’integrità e il buon funzionamento del sistema di franchising, riducendo al minimo i potenziali conflitti, è fondamentale gestire e affrontare tutte le questioni relative alla PI in un contratto di franchising. Alcuni Stati membri dell’UE hanno emanato leggi e regolamenti specifici in materia di franchising (ad esempio Italia, Lituania, Paesi Bassi), mentre in altri il franchising è disciplinato da norme generali di diritto civile e contrattuale.Alcuni Stati membri dell’UE hanno emanato leggi e regolamenti specifici in materia di franchising (ad esempio Italia, Lituania, Paesi Bassi), mentre in altri il franchising è disciplinato da norme generali di diritto civile e contrattuale.

Considerazioni sul contratto

Sia negli scenari di trasferimento (vendita) che di licenza, è essenziale affrontare i seguenti aspetti chiave del contratto.

• Identificazione delle parti coinvolte: nomi e dati delle parti contraenti.
• Descrizione chiara: un resoconto completo e dettagliato del diritto di PI, senza riferimenti a registri esterni.
• Commissioni e termini di pagamento: importo della commissione, scadenze e modalità di pagamento (valuta, modalità, ecc.).
• Garanzie e responsabilità: le responsabilità di entrambe le parti in caso di mancato rispetto del contratto, compresa la responsabilità del venditore o del licenziante in caso di vizi giuridici del diritto di PI venduto o concesso in licenza.
• Riservatezza: l’eventualità che determinate informazioni sul diritto di PI o sulle condizioni contrattuali siano mantenute riservate da entrambe le parti.
• Legge applicabile e risoluzione delle controversie: la legge applicabile in caso di una potenziale controversia e il metodo scelto per la risoluzione delle controversie (ad esempio, tribunale competente, risoluzione alternativa delle controversie).

Nel caso di un contratto di licenza, devono essere affrontati anche i seguenti aspetti.

• Ambito della licenza: definire chiaramente come e dove il licenziatario è autorizzato a utilizzare la risorsa di PI (ad esempio, il licenziatario è autorizzato a mostrare il marchio sul proprio sito web e a collocarlo sui propri prodotti; il licenziatario è autorizzato a utilizzare il marchio all’interno del territorio dell’UE).
• Durata della licenza: specifica la durata dell’autorizzazione del licenziatario a utilizzare la risorsa di PI (ad esempio, un anno).
• Calcolo del canone di licenza: determinare se il canone è fisso o se dipende da fattori quali il fatturato o il volume di utilizzo (royalty).
• Indennizzo: identificare chi è responsabile di potenziali richieste di risarcimento da parte di terzi per l’utilizzo del diritto di PI concesso in licenza.
• I diritti del licenziante durante la durata della licenza: stabilire se il licenziante può continuare a utilizzare la risorsa di PI durante la durata della licenza.
• Possibilità di concedere sublicenze: chiarire se il licenziatario può concedere in sublicenza il diritto di PI a terzi.

È consigliabile rivolgersi a un professionista della PI che possa assistere nella redazione e nella negoziazione di un contratto di vendita o di licenza, garantendo la tutela dei propri diritti e interessi. Prima di stipulare tali accordi, è opportuno consultare un esperto di valutazione della PI per determinare il valore delle risorse di proprietà intellettuale. Ciò può risultare utile durante la negoziazione delle commissioni, al fine di garantire che le commissioni da ricevere o da corrispondere siano eque e adeguate.

Link utile:

Your guide to IP and contracts (La tua guida alla proprietà intellettuale e ai contratti)